Проанализирована проблема оценки однородности товаров и услуг при регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и услуг, в том числе существенные различия в подходах Роспатента и судов к оценке однородности. Предложен алгоритм выявления однородных товаров, включающий анализ классов МКТУ, выявление однокоренных слов и семантических связей.
Ключевые слова: однородность товаров и услуг; товарный знак; отчуждение исключительного права.
Категория однородности товаров и услуг занимает центральное место в институте товарных знаков. Ни экспертиза обозначения при регистрации товарного знака, ни рассмотрение споров о нарушении исключительного права, об оспаривании предоставления правовой охраны, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не обходятся без оценки однородности товаров и услуг. Отчуждение товарного знака в части товаров и/или услуг также не является исключением.
При этом Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [1] не содержит нормативного определения однородности. Нормативная база ограничивается положениями:
- п. 45 Приказа Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 [2];
- п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 [3].
Теоретическое раскрытие однородности не вызывает особых вопросов, так как предусматривает понятный критерий – относимость потребителем товаров или услуг к одному источнику происхождения, а также определяет перечень, хотя и не исчерпывающий, конкретных признаков для установления вывода. Тем не менее, на практике вопрос оценки однородности более многогранен, так как категория изменчива в зависимости от конкретной правовой ситуации, а также субъективного мнения лица, проводящего оценку.
Настоящая работа не ставит целью переосмысление существующих или предложение новых подходов к оценке однородности, однако призвана обратить внимание на существующие пробелы нормативного регулирования, разности административной и судебной практики, а также предлагает коллегам возможный инструмент для сопровождения сделок по отчуждению исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и услуг.
Согласно п. 2 ст. 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства. Это положение налагает существенные ограничения на сделки, предметом которых являются лишь отдельные товары и/или услуги, охватываемые товарным знаком. Однородность товаров, входящих в предмет отчуждения, а также товаров, в отношении которых правовая охрана товарного знака остается за первоначальным правообладателем, приобретает ключевое значение, так как может стать основанием для отказа в регистрации передачи права.
При этом необходимо учитывать особенности оценки однородности при отчуждении исключительного права на товарный знак.
Первый фактор, оказывающий влияние на оценку однородности товаров и услуг, – тождество обозначений. Особенность сделок по частичному отчуждению заключается в том, что приобретатель получает право на знак, тождественный товарному знаку первоначального правообладателя, но в отношении «выделенного» перечня товаров или услуг. Это создает ситуацию, когда на рынке могут одновременно существовать тождественные товарные знаки разных правообладателей по разным товарным позициям.
Второй фактор, оказывающий влияние, – распространенная в России практика регистрации товарного знака в отношении всего необходимого класса МКТУ, а не его отдельных рубрик. Регистрация товарного знака для разных товарных групп, сама по себе является основанием для расширительного подхода к оценке однородности: возникает необходимость оценки и дополнительных факторов, влияющих на однородность: относится ли товар к товарам широкого потребления, длительность использования, стоимость товаров и т. д. [4]
Ранее действовавшие «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» [5] содержали правило: «Чем сильнее сходство [обозначений], тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные». Методические указания утратили силу, но данный подход сохраняет актуальность, так как в практике регистрации отчуждения товарных знаков прослеживается правило – чем выше сходство, тем шире круг однородности. Тождество товарных знаков, порождаемых отчуждением, влечет применение расширительного подхода к оценке однородности товаров и услуг.
Определение баланса между свободой правообладателя на распоряжение правом и недопущением введения потребителя в заблуждение, в контексте однородности, ложится, в первую очередь, на Роспатент, решения которого впоследствии могут быть обжалованы в судебном порядке. Несмотря на то что при определении однородности суд и административный орган исходят из одного подхода, на практике их выводы в значительной степени могут разниться.
Так, в судебных спорах данной категории, Судом по интеллектуальным правам сделан/поддержан вывод, что товары «чай», «кофе» не однородны товару «какао» (дело № А40-197933/2020 [6]), а товары одежды не однородны товарам «башмаки», «обувь» (дело № А40-182408/2014 [7]).
При этом в текущей практике регистраций отчуждений, встречаются такие товары, признанные Роспатентом однородными, как:
- лаки для волос; лаки для ногтей (03 класс МКТУ) и лаки (02 класс МКТУ);
- фольга алюминиевая; фольга и порошок металлические для 3D-печати; фольга металлическая для обертывания и упаковки (06 класс МКТУ) и печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная (40 класс МКТУ);
- столы бильярдные, столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты, столы для настольного тенниса (28 класс МКТУ) и прилавки [столы]; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель] (20 класс МКТУ) и т. д.
Практика работы с отчуждением исключительного права на товарные знаки в части товаров и услуг сводится к трем способам преодоления доводов Роспатента об однородности отчуждаемых и оставляемых за правообладателем товаров:
1) сокращение предмета отчуждения путем сокращения перечня рубрик, что не всегда интересно клиенту;
2) расширение предмета отчуждения путем включения рубрик, признанных Роспатентом однородными, что порождает дополнительное расширение однородности;
3) сокращения перечня товаров, сохраняемых за правообладателем.
Последний способ используется в нашей практике чаще всего, однако такое сокращение перечня требует тщательного анализа перечня товаров и услуг для выявления возможной однородности, причем именно с точки зрения подхода Роспатента.
Как правило, широкий перечень товаров и услуг, в отношении которого регистрируется товарный знак, осложняет анализ однородности необходимостью оценки большого объема информации, так как требуется сопоставление каждой отчуждаемой рубрики с оставляемой, в связи с чем возникает необходимость выработки алгоритма работы с перечнем.
В ходе сопровождения сделок подобного вида, нашим бюро выработан следующий алгоритм работы с перечнями товаров и услуг для выявления однородности.
1. Выявление однородных классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
На данном этапе, выявляются стандартные пары однородных классов, например, при отчуждении исключительного права в отношении товаров 05 класса МКТУ в большей мере будут сокращаться перечни 03, 10, 44 классов МКТУ, а в отношении товаров 12 класса МКТУ – перечни 07, 11 классов МКТУ.
2. Поиск однокоренных рубрик.
Заключается в поиске однокоренных слов среди отчуждаемых рубрик и рубрик, оставляемых за правообладателем. Данный способ позволяет выявить такие группы однородных товаров как:
- средства для чистки зубов (03 класс МКТУ) – нити зубные (21 класс МКТУ); пасты зубные лечебные (05 класс МКТУ);
- добавки пищевые из протеина (05 класс МКТУ) – протеины для производства пищевых добавок (01 класс МКТУ);
- спирт нашатырный [моющее, очищающее средство] (03 класс МКТУ) – нашатырь; спирт нашатырный (01 класс МКТУ).
Значимость данного вида поиска нельзя недооценивать, так как на практике именно он широко применяется Роспатентом. Можно предположить, что именно этим способом выявлены такие пары однородных товаров как:
- бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная (03 класс МКТУ) - бумага альбуминовая; бумага индикаторная химическая (01 класс МКТУ);
- коврики развивающие детские (28 класс МКТУ) – коврики для занятий йогой (27 класс МКТУ);
- грелки для чайников (21 класс МКТУ) – грелки (11 класс МКТУ).
3. Семантический поиск.
Заключается в анализе смысловой однородности, при различии лексической составляющей. Предполагает, в том числе, поиск синонимических понятий.
На практике данный способ предполагает группирование всех отчуждаемых товаров в смысловые группы. Например, для товаров 03 класса МКТУ такими группами могут выступать: средства для чистки; средства для полирования; средства косметические; средства для волос; средства для ногтей; средства ароматические; средства для бритья и т.д. Основываясь на товарных группах, можно выявить такие однородные товары, относящиеся к группам по смыслу:
- средства для чистки: губки для хозяйственных целей; губки чистящие (21 класс МКТУ);
- средства для полирования: инструменты абразивные [ручные инструменты] (08 класс МКТУ);
- средства косметические: препараты для ухода за кожей фармацевтические; добавки пищевые с косметическим эффектом (05 класс МКТУ);
- средства для волос: услуги парикмахерские (44 класс МКТУ);
- средства для ногтей: наборы маникюрных инструментов (08 класс МКТУ);
- средства ароматические: ароматизаторы ванили для кулинарных целей (30 класс МКТУ);
- средства для бритья: машинки для стрижки бороды (08 класс МКТУ).
Данный метод позволяет выявить однородность при использовании разных терминов для указания товаров.
Несмотря на то что предлагаются все новые подходы к определению однородности товаров и услуг, установление вывода об однородности все еще носит ситуативный, субъективный характер. Главная задача при сопровождении сделок по отчуждениям – найти баланс между интересами клиента и требованиями Роспатента. Доверители, как правило, не готовы доводить споры данной категории до судебной стадии, следовательно, расширительный подход Роспатента к оценке однородности, строящийся в первую очередь на принципах взаимозаменяемости и взаимодополняемости товаров и услуг, хоть и требует доработки, однако пока занимает центральное место при регистрации распоряжения.
Нормативная конкретизация понятия однородности, унификация административной и судебной практики позволили бы повысить правовую определенность и предсказуемость государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, что также оздоровительно подействовало бы на институт исключительного права на товарный знак в целом.
Список использованных источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 22.07.2024).
2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (с изменениями на 1 марта 2023 г.).
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
4. Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (ред. от 25.03.2022) «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов».
5. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания. – Утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (утратили силу).
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 № С01-1144/2021 по делу № А40-197933/2020;
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2015 № С01-743/2015 по делу № А40-182408/2014.