Что нужно знать при продаже товарного знака

 
Причин для продажи товарного знака может быть несколько:
- отсутствие необходимости в нем при изменении бренда компании или направления ее деятельности вследствие большой конкуренции на рынке, при отсутствии ожидаемой прибыли, уменьшении спроса на товар или услуги, оказываемые компанией;
- по мнению владельца компании знак устарел и владелец хочет изменить его или продать вместе с бизнесом;
- наличие другого, зарегистрированного ранее обозначения, с которым знак сходен до степени смешения. В этом случае заявитель может обратиться к патентообладателю за получением письма – согласия и если правообладатель не согласен предоставить его бесплатно, то можно предложить ему купить товарный знак.
Иногда производители и предприниматели разрабатывают и регистрируют товарные знаки для обозначения товаров, надеясь их производить в будущем. Но если планы не удается осуществить, то правообладатели товарных знаков вынуждены их продавать. Вынужденная продажа возможна и под давлением внешних обстоятельств, например, если знак продолжительное время использовался по лицензии или договору франчайзинга, а его правообладатель не нашел ему применения на протяжении трех лет со дня публикации сведений о регистрации, что создает риск досрочного прекращения его действия. Или возникла угроза возникновения репутационных рисков вследствие ненадлежащего выполнения услуг или производства ими некачественного товара компаниями, заключившими с владельцем знака лицензионный договор или договор франчайзинга.
Полная передача прав на зарегистрированный в Роспатенте ТЗ осуществляется при его продаже с оформлением договора отчуждения на основании ст. 1448 ГК РФ.
Продать ТЗ можно как на все оформленные под ним классы МКТУ, так и на часть из них. При этом право на использование ТЗ может передаваться нескольким лицам, но только в отношении неоднородных товаров и услуг. То есть, знаком смогут пользоваться сразу несколько субъектов, но каждый из них будет иметь право применять ТЗ только на определенный класс МКТУ.
Подписанный договор в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в Роспатенте, в противном случае он будет признан недействительным. Для его регистрации необходимо собрать пакет корректно оформленных документов (договор с исчерпывающими данными о патентообладателе и покупателе, свидетельство о регистрации ТЗ, платежный документ, подтверждающий уплату пошлины, и если документы подает представитель, то доверенность на него).
Также необходимо помнить, что отчуждение исключительного права на товарный знак при его продаже регулируется нормами законодательства ГК РФ. Так, договор об отчуждении исключительного права в обязательном порядке должен заключаться в письменной форме и быть возмездным (в договоре оговариваются размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты на основании ст. 1234).
В договоре необходимо указать возможные последствия при нарушении приобретателем обязанности по выплате вознаграждения, в противном случае при нарушении прежний владелец может потребовать через суд возместить убытки и вернуть себе исключительное право на ТЗ.
Средний срок ожидания 2–4 месяца, после чего предыдущий и настоящий правообладатель получают Уведомление о регистрации, экземпляр договора и приложение к действующему свидетельству на ТЗ.
Все изменения по ТЗ вносятся в государственный реестр товарных знаков и права на него в полном объеме переходят новому обладателю.
Риски при продаже
При продаже ТЗ существуют определенные риски. Поэтому важно понимать, насколько потенциальные покупатели заинтересованы в покупке знака, оценить его реальную стоимость и риски при продаже.
Например, в законодательстве существует ряд ограничений, которые могут препятствовать продаже ТЗ, несмотря на договор и заявление, оформленные надлежащим образом и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и своевременно оплаченную пошлину.
Так, одной из причин, служащей препятствием для продажи ТЗ является его сходство до степени смешения с другим зарегистрированным ранее обозначением, что может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя (ст. 1488 ГК РФ). Такая ситуация может возникнуть у правообладателя серии знаков и продажа одного из них может ввести потребителя в заблуждение из-за их сходства за счет какого-либо общего доминирующего элемента.
Продаже ТЗ может помешать наличие у правообладателя фирменного наименования или коммерческого обозначения, элементы которых могут входить в состав ТЗ или владелец знака является администратором доменного имени, которое находится в составе отчуждаемого ТЗ или совпадает с ним.
В таком случае продавец будет обязан продать приобретателю знаки, образующие серию, изменить свое фирменное наименование, отказаться от коммерческого обозначения или доменного имени и т.п.
Если правообладатель вынужден отказаться от своих прав на другие объекты, связанные с отчуждаемым товарным знаком, то стоимость сделки с учетом всех издержек (изменение фирменного наименования, стоимость пошлин за отчуждаемые знаки и другие объекты интеллектуальной собственности и т.п.) может быть повышена.
Подводя итог вышесказанному, необходимо обратить внимание на то, что при попытке самостоятельной продажи товарных знаков правообладатель нередко совершает ошибки, которые могут привести к большим финансовым потерям. Так, сложности чаще всего связаны с ошибками при составлении договора отчуждения и при выборе классов МКТУ. Также часто возникает необходимость общения с экспертами Роспатента и несвоевременно высланные ответы могут быть причиной отказа в регистрации договора.
Поэтому для того, чтобы безопасно и эффективно завершить сделку необходимо обратиться к специалистам.
Специалисты Эрфиса могут оперативно ответить на все вопросы, связанные с продажей товарных знаков, сопроводить клиента на всех этапах делопроизводства и обеспечить юридическую поддержку.