Различительной способностью товарного знака называют его способность индивидуализировать маркированные им товары от однородных товаров других производителей.
Известно, что товарные знаки могут быть: словесными, состоящими из букв, слов, предложений и их сочетаний; изобразительными (изображения людей, животных, предметов, композиций из линий, различных фигур и т.п.); комбинированными, то есть состоящими из различных элементов словесных и изобразительных обозначений, представленных в уникальных цветовых сочетаниях; звуковыми, изменяющимися, цветовыми, световыми, голографическими и даже в виде запахов.
Если товарный знак не обладает различительной способностью, то заявителю будет отказано в его регистрации. Так, например, в п. 1 ст. 1483 ГК РФ указаны следующие абсолютные основания для отказа в регистрации знаков, не обладающих различительной способностью. Например, отказ может быть получен, если обозначения вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или являются общепринятыми символами и терминами, характеризуют вид, качество, назначение, ценность, место и способ их производства или сбыта, а также если знаки представляют собой форму товара, определяемую его свойством или назначением.
Кроме того, различительной способностью не обладают простые геометрические фигуры, линии, числа, отдельные буквы или их сочетания, не воспринимаемые как слово.
Тем не менее, такие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если их различительная способность приобретена в результате продолжительного и эффективного использования, а потребитель воспринимает это обозначение, хотя и состоящее только из неохраноспособных элементов, как товарный знак заявителя (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).
Нередко на регистрацию подаются обозначения, содержащие слоганы, носящие рекламный характер. Такие обозначения легко запоминаются и оказывают рекламный эффект на потребителя. При проведении экспертизы для определения у них различительной способности учитываются их оригинальность, запоминаемость и смысловая емкость.
В случае получения отказа от Роспатента в регистрации товарного знака требуется доказать его различительную способность. Для этого необходимо подготовить пакет документов, подтверждающих его различительную способность:
- продолжительность и интенсивность использования обозначения;
- сведения о территориях и объемах реализации товаров, маркированных товарным знаком;
- сведения об используемой рекламе (траты на рекламу, ее продолжительность и интенсивности), которая является важным индикатором продвижения товаров и услуг на рынке;
- результаты социологических опросов о степени информированности потребителей о знаке и производителе товаров;
- данные о количестве публикаций в открытой печати относительно продукции, маркируемой этим обозначением, о компании-производителе и т.п.;
- сведения о проведении выставок, форумов, конференций, где товарный знак представлялся широкому кругу лиц.
Вся собранная в полном объеме доказательная база учитывается при принятии решения о регистрации ТЗ.
Необходимо помнить, что оценка доказательств различительной способности товарного знака носит субъективный характер, а потому эксперт обязан строго и ответственно следовать российскому законодательству в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, учитывая критерии, определяющие неохраняемые элементы и в том случае, если обозначение не отвечает этим критериям, то оно имеет различительную способность, а потому может быть зарегистрировано, а его правообладатель получит конкурентные преимущества на рынке для своего бизнеса.
