E.A.科诺瓦洛娃,
俄罗斯联邦专利律师、Erfis LLC 知识产权律师
对部分商品和服务的商标专用权转让登记时评估商品和服务同质性的问题进行了分析,包括Rospatent和法院评估同质性方法的显着差异。提出了一种同质商品识别算法,包括《技术法规国际分类》类别分析、同源词识别和语义联系识别。关键词:商品和服务同质化;商标;专有权的转让。
商品和服务的同质性类别在商标制度中占据核心地位。如果不评估商品和服务的同质性,就无法在注册商标时审查指定,也无法审议有关侵犯专有权、质疑法律保护规定或提前终止商标法律保护的争议。与商品和/或服务相关的商标异化也不例外。
同时,《俄罗斯联邦民法典》(以下简称《俄罗斯联邦民法典》)[1]并未包含同质性的规范性定义。监管框架仅限于以下规定:
- 俄罗斯联邦经济发展部2015年7月20日第482号命令第45条[2];
- 俄罗斯联邦最高法院全体会议2019年4月23日第10号决议[3]第162段。
同质性的理论揭示不会引起任何特殊问题,因为它提供了明确的标准——消费者将商品或服务归因于相同的来源,并且还定义了用于建立结论的特定特征的列表(尽管不是详尽的)。然而,在实践中,评估同质性的问题更加多方面,因为类别会根据具体的法律情况以及评估人的主观意见而变化。
这项工作的目的不是重新思考现有的或提出新的评估同质性的方法,而是旨在提请人们注意现有的监管差距、行政和司法实践中的差异,并为同事提供一个可能的工具,以支持与某些商品和服务有关的商标专有权的转让交易。
根据第 2 条。俄罗斯联邦民法典第 1488 条规定,如果可能导致消费者对产品、其制造商或生产地产生误解,则不允许根据合同转让商标专有权。该规定对标的物仅为商标所涵盖的某些商品和/或服务的交易施加了重大限制。转让标的中包含的商品的同质性,以及商标法律保护仍属于原始版权所有者的商品,具有至关重要的意义,因为它可能成为拒绝登记权利转让的依据。
在这种情况下,转让商标专用权时需要考虑同质性评估的特殊性。
影响商品和服务同质性评估的第一个因素是名称的同一性。部分转让交易的特殊性在于,收购方获得与原始版权所有者的商标相同的标记的权利,但涉及“专用”商品或服务清单。这就造成了不同权利人针对不同产品定位的相同商标可以同时存在于市场上的情况。
第二个影响因素是俄罗斯普遍的做法是注册与 ICGS 的整个所需类别相关的商标,而不是其各个部分。不同产品组的商标注册本身就是扩展统一性评估方法的基础:需要评估影响同质性的其他因素:产品是否为消费品、使用期限、商品成本等。 [4]
此前存在的《商标和服务商标国家注册申请审查期间确定商品和服务同质性的方法建议》[5]包含这样的规则:“[名称]相似性越强,混淆的危险就越大,因此可以被视为同质的商品范围就越广。”方法指南已经失去效力,但这种方法仍然具有现实意义,因为在商标转让注册实践中存在一条规则——相似性越高,同质性范围越广。由转让产生的商标的同一性需要使用广泛的方法来评估商品和服务的同质性。
在同质性的背景下,确定版权持有者处置权利的自由与防止误导消费者之间的平衡主要取决于 Rospatent,其决定随后可以向法院提出上诉。尽管法院和行政机关在认定同质性时,出发点相同,但在实践中,其结论可能存在很大差异。
由此,知识产权法院在该类诉讼中作出/支持了商品“茶”、“咖啡”与商品“可可”不相似的结论(案号A40-197933/2020[6]),服装产品与商品“鞋”、“鞋子”不相似(案号A40-182408/2014) [7])。
同时,在目前的转让登记实践中,存在着被Rospatent认定为同质的商品,例如:
-发胶;指甲油(03 级 MCGS)和清漆(02 级 MCGS);
-铝箔;用于3D打印的金属箔和粉末;用于包装和包装(06 类 ICTU)和设计印刷的金属箔;打印照片;胶印(40级ICTU);
-台球桌、带预付款机的台球桌、乒乓球桌(28级ICGS)和柜台[球桌];电脑用带轮子的桌子[家具];跪式工作台;梳妆台;清洗桌子[家具];桌子;打字机桌;用于绘图、起草的桌子;按摩床;金属桌子;壁挂式尿布台;锯桌[家具];办公桌;便携式工作台;服务桌;带轮服务桌[家具](ICTU 20 级)等
处理商品和服务方面的商标专有权让渡的实践可以归结为三种方式来克服Rospatent关于版权人让渡和保留的商品同质性的论点:
1)通过减少类别列表来减少疏离的主题,这并不总是客户感兴趣的;
2)通过包括Rospatent认为同质的类别来扩展异化主题,这导致同质性的额外扩展;
3)减少版权人保留的商品清单。
最后一种方法在我们的实践中最常使用,然而,清单的这种减少需要对商品和服务清单进行彻底分析,以识别可能的同质性,并且准确地从Rospatent的方法的角度来看。
通常,注册商标的商品和服务的广泛清单由于需要评估大量信息而使同质性分析变得复杂,因为有必要将每个异化类别与其余类别进行比较,因此需要开发一种用于处理该清单的算法。
在支持这种类型的交易的过程中,我们的局开发了以下算法,用于处理商品和服务列表以识别同质性。
1.商标注册的ICGS同质类别的识别。
在此阶段,确定同质类别的标准对,例如,当转让与ICGS第05类商品相关的专有权时,ICGS第03类、10类、44类清单将更大程度地减少,而当与ICGS第12类商品相关时,ICGS第07类、11类清单将被更大程度地减少。
2.搜索相似根标题。
包括在异化标题和留给版权所有者的标题中搜索同源词。此方法允许您识别此类同质商品组:
-清洁牙齿的工具(03 MCGS 类)-牙线(21 MCGS 类);药用牙膏(05类ICTU);
-来自蛋白质的食品添加剂(05类MCGS)-用于生产食品添加剂的蛋白质(01类MCGS);
-氨醇[洗涤剂、清洁剂](03类ICTU)-氨;氨醇(01 级 ICTU)。
这种类型的检索的重要性不可低估,因为实际上它被 Rospatent 广泛使用。可以假设这是用于识别此类同质商品对的方法,例如:
-砂纸;砂纸;抛光纸(03级ICTU)——白蛋白纸;化学试纸(01级ICTU);
-儿童发育垫(28级MCTU)-瑜伽垫(27级MCGS);
-用于茶壶的加热垫(21级MCGS)-加热垫(11级MCGS)。
3.语义搜索。
包括分析语义同质性以及词汇成分的差异。其中包括搜索同义概念。
实际上,该方法涉及将所有异化商品分组为语义组。例如,对于 03 ICGS 类的商品,此类组可能是: 清洁产品;抛光剂;化妆品;护发产品;美甲产品;芳香产品;剃须产品等。根据产品组,可以识别以下在含义上属于该组的同质产品:
-清洁用品:家用海绵;清洁海绵(21 级 ICTU);
-抛光产品:磨具[手动工具](08类ICTU);
-化妆品:药物护肤制剂;具有美容作用的食品添加剂(ICTU 05类);
-美发产品:美发服务(ICGS第44类);
-美甲产品:美甲工具套装(08类ICTU);
-芳香产品:用于烹饪目的的香草调味品(ICGS第30类);
-剃须产品:胡须修剪器(08类ICTU)。
该方法允许您在使用不同的术语来指示商品时识别同质性。
尽管事实上正在提出确定商品和服务同质性的新方法,但建立关于同质性的结论仍然是视情况和主观的。支持转让交易时的主要任务是在客户利益和 Rospatent 的要求之间找到平衡。通常,校长不准备将此类争议提交司法阶段;因此,Rospatent 评估同质性的广泛方法主要基于商品和服务的可互换性和互补性原则,尽管需要改进,但在登记订单时仍然占据核心地位。
规范同质性概念,统一行政和司法实践,将增加商标专用权转让国家登记的法律确定性和可预测性,这也将对整个商标专用权制度产生有益的影响。
使用的来源列表
1.俄罗斯联邦民法典(第四部分),2006年12月18日第230-FZ号(2024年7月22日修订)。
2. 俄罗斯联邦经济发展部 2015 年 7 月 20 日第 482 号令“关于批准作为商标、服务商标、集体商标国家注册执行具有法律意义的行动基础的文件的准备、提交和审议规则,商标、服务商标、集体商标国家注册申请中包含的文件要求及其所附文件及其表格,转换商标、服务商标、集体商标国家注册申请的程序集体商标分为商标、服务商标国家注册申请,反之亦然,以商标(服务商标)证书形式注明的信息清单,集体商标证书形式,商标(服务商标)证书形式,集体商标证书形式”(于2023年3月1日修订)。
3. 俄罗斯联邦最高法院全体会议2019年4月23日第10号决议“关于俄罗斯联邦民法典第四部分的适用”。
4. 联邦国家预算机构 FIPS 2020 年 1 月 20 日第 12 号令(于 2022 年 3 月 25 日修订)“关于批准在商标、服务商标、集体商标国家注册和颁发商标、服务商标、集体商标及其副本证书的公共服务框架内实施行政程序和行动的指南。”
5.在审查商标和服务商标国家注册申请期间确定商品和服务同质性的方法建议。 – 经 Rospatent 2009 年 12 月 31 日第 198 号命令批准(失效)。
6. 知识产权法院于 2021 年 7 月 30 日就第 A40-197933/2020 号案件作出的第 S01-1144/2021 号决议;
7. 知识产权法院于 2015 年 9 月 7 日就第 A40-182408/2014 号案件作出的第 S01-743/2015 号决议。
